冯晓青教授以“稻香村”为例谈商标延伸注册法律问题探究

——以“稻香村”商标行政纠纷案为例  

中国知识产权法学研究会副会长，中国政法大学知识产权法研究所所长、教授、博士生导师    

冯晓青

一、问题的提出：商标延伸注册的合法性

商标是企业在长期生产经营中企业商誉、整体形象、品牌价值等的外在表现。为增强商标的显著性，在消费者心目中形成深刻的印象，同时以该标记的显著性部分进行延伸注册其他近似商标来拓展其他品牌，加快新产品进入市场的速度，满足消费者的多样化需求，企业往往愿意在基础注册商标基础之上，实行一定的延伸性注册，以构建立体的、多维的注册商标保护网络和体系。 企业经常采用的策略是以基础商标为核心，在相同或者类似商品上申请注册其他近似商标。这种制度被称为商标的延伸注册。但在商标延伸注册的司法实践中，往往会出现“拦路虎”介入商标，认为与其近似，进而阻止延续商标的注册。介入商标能否阻碍延伸商标的注册，这反映到商标法律问题是在商标构成要素存在物理性质近似的前提下，注册商标和介入商标的知名度大小判断以及介入商标的禁用权范围等。在基础商标知名度较大时，消费者会将基础商标与延伸商标相关联，此时，延伸商标在注册时能够延续基础商标的知名度，从而能够在判断近似混淆时具有一定优势。

我国关于商标延伸注册的适用条件，目前仅在《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（以下简称审理指南）中规定，“商标注册人的基础商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础商标联系在一起，并认为两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。”审理指南中仅说明基础商标知名度较高的情形下，商誉可以延续，并没有明确指出延伸商标获得注册授权的条件。商标延伸注册能否获得支持，是以防止混淆、维护稳定的市场秩序为宗旨的综合因素的考量。

在商标延伸注册方面，苏州稻香村食品有限公司（以下简称苏州稻香村）申请注册扇形“稻香村”注册商标就颇具代表性。尽管最高人民法院再审判决中否定了该注册商标延伸性注册的合理性（目前，苏州稻香村已就该案提起抗诉申请），其作为延伸注册的典型例子仍然值得认真研究。因此，笔者试图以“稻香村”案为例，探究商标延伸注册的正当性以及能够获得授权的参考因素。

二、“稻香村”案基本案情

本案一审原告苏州稻香村于2009年在“糕点、面包、饼干”等第3006群组商品上申请注册商标，商标局于2011年作出核准注册的决定。北京稻香村食品有限公司（以下简称北京稻香村）对该决定不服，提起异议。后经商标局审查，认为异议理由不成立，遂作出驳回异议申请的决定。北京稻香村不服该决定，于2011向年向商标评审委员会（以下简称商评委）提出异议复审申请。商评委认为苏州稻香村上述申请注册的商标与北京稻香村1997年在“馅饼、粽子、元宵”第3007群组注册的第1011610号商标更为近似，而与被申请人苏州稻香村早已在“糕点、面包、饼干”等第3006群组商品上使用的商标表现形式差异较大，苏州稻香村被异议商标指定使用的“糕点、面包、饼干”等第3006群组商品与北京稻香村商标指定使用的“馅饼、粽子、元宵”等第3007群组商品构成类似，最终认定苏州稻香村商标与北京稻香村商标已构成商标法中在类似商品上的近似商标之情形，不予核准注册。 后苏州稻香村不服商评委做出的异议裁定，向法院提起诉讼。经过一审、二审和再审程序，均认定苏州稻香村被异议商标“”与自己原有使用并核准注册的“”商标近似程度相比，与北京稻香村使用的商标更为近似，且使用的商品也类似，而忽略苏州稻香村商标获得的知名度、形成的稳定市场秩序事实以及北京稻香村商标专用权的使用禁用权范围大小的论证，最终支持商评委的裁定。另查明与本案相关的事实是：苏州稻香村使用的商标最早由保定市稻香村食品工业总公司（以下称保定稻香村）于1980年在第3006群组“糕点、面包、饼干”等商品获准注册，后于2003年许可北京稻香村使用商标，许可期限为2003年3月1日至2006年6月30日；2004年，为了更好地发展“稻香村”老字号和品牌，苏州稻香村从保定稻香村公司受让第184905号基础注册商标，该公司与北京稻香村公司许可协议继续有效。上述客观事实对于认定商标近似判定的主观意图、商标禁用权的范围、维护稳定的市场秩序等具有重要的法律意义。法律保护的事实首先依赖于特定的法律行为，法律通过定义权利、分析权利的功能、创造取得权利客体的可能性来实现民事主体追求私法目标。这些目标的实现需要依据特定法律规范与法律事实，同时实现法律的指引和评价等作用。

具体到本案中，要认定苏州稻香村商标与北京稻香村是否构成商标法意义上的近似，实质是在商标存在物理上近似前提下，两商标知名度的大小对最终造成混淆的影响，即在本案中要探讨被异议商标延续基础商标知名度的正当性及北京稻香村商标的禁止权范围，下文对此做出重点分析。

三、关于本案的思考

商标延伸注册既是一个理论问题，更是一个实践问题。以下将从认定商标近似及商标注册的规范入手，探讨苏州扇形“稻香村”注册的可行性。

（一）商标申请注册的基本考量

根据我国《商标法》第三十条规定，商标注册遵循在先申请原则，在后申请的商标若与他人已注册的商标相同或者近似并使用在相同或相似的商品服务上，在后申请的商标不予注册。因此，在相同或者类似商品上与其他已注册的商标近似与否是能否获得商标注册的必要条件。

就类似商品而言，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]32号）第十一条规定，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

就商标近似而言，其判断的标准主观性较强，为加强商标申请审查的可操作性、方便对商标近似进行判断，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称商标授权确权意见）中明确对商标近似判断做出相应规定。其第十四条规定：“商标近似应当既考虑商标标识的构成要素及其整体的近似程度，也要考虑商标的显著性和知名度、所使用的关联程度等因素，以是否造成混淆作为判断标准。”另外，在《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标民事案件司法解释》）中也明确规定“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”可见，在判断商标能否注册时，商标的知名度、形成的市场秩序是重要的参考因素。这是混淆判断的实质性要件，也是对商标保护的宗旨所在。

（二）苏州稻香村在“糕点、面包、饼干”第3006群组商品上使用商标积累的商誉能否延续至在后在同类商品上申请的商标

商标延伸注册制度是一项保护商誉延续的制度，商标符号本身没有价值，是在使用过程中逐渐建立起财产价值。李明德教授将其称为标记财产权。商标作为一种财产权，是商品优良品质、企业良好形象、关于某一商业经营者的总体信息的载体。而这承载的物质一般被称为商誉。商标与商誉的联系表现为商标可以承载商誉，日本学者小野昌延对此形象地比喻为，“已经注册的商标相当于一个器皿，可以在未来的使用中装载商誉”。 商标的延伸注册中请求获准的延伸商标是因为延伸被核准的商标能够继续装载商誉。这也正是商誉能够在商标注册时延续的正当性所在。

商标延伸注册具有正当性，但是能够实现延续也有条件限制。要求消费者能够将后续商标与在先商标共同与商标权利人建立对应关系。从客观条件看，要求满足基础商标具有一定的知名度，以及后续商标与基础商标主要识别部分近似。在荣华月饼案判决中，法官明确指出“在月饼商品上使用与涉案商标—文字组合及呼叫基本相同的荣华月饼文字具有正当性，更进一步说，既然原告可以具有正当性地使用荣华月饼文字，那么就应当禁止包括被告在内的任何人在与涉案商标核定使用商品相同或者类似商品上使用‘荣华月饼’或者‘荣华’字样，否则消费者难以区分”。这是要求两商标存在近似性。在稻香村一案中，苏州稻香村被异议商标与原注册基础商标显著部分相同，即“稻香村”文字。基础商标的“DXC”区别部分不是消费者呼叫、便于识别的部分，不具有显著性。同样，被异议商标的扇形部分也是非显著部分，其显著性部分应当是“稻香村”文字。且现实中，苏州稻香村的宣传与消费者的称呼均是“稻香村”。根据《商标民事案件司法解释》第十条确定的商标相同或近似认定的原则，在以一般消费者注意力为标准的前提下，要整体比对与显著部分结合比对。“稻香村”是基础商标的主要显著部分，苏州稻香村以此为基础建立起“稻香村”家族商标，申请“稻香村饼店”、“稻香村集团”、“稻香村工坊”等商标，也均已获得注册。基于苏州稻香村公司的使用，“稻香村”在全国获得了极高的知名度和美誉度，但因此也成为搭便车、侵权的对象。苏州稻香村公司作为商标权人在全国积极维权，也在众多判决书、行政处罚书中认定“苏州稻香村公司为核定使用在“糕点、面包、饼干”等商品上的商标专用权人，商标起主要识别作用的是‘稻香村’文字”。综上可看， “稻香村”称呼与苏州稻香村的“糕点、面包、饼干”等商品建立了稳定唯一的联系。苏州稻香村商标的禁止权范围必然能够包括在相同或者类似商品上防止排除他人使用以“稻香村”为基础的近似商标。这也是商标禁用权范围的应有之义。更何况，注册商标还被认定为驰名商标，根据《商标法》第十三条关于注册驰名商标保护的规定，注册驰名商标可以实行跨类保护，涵盖到不相同也不类似的商品上。在本案中，苏州稻香村申请注册的目的限于在糕点、面包、饼干”范围内即自身驰名商标注册商品范围内，是继续在同一类商品上申请商标，并未超出注册商标禁用权的范围，系正当、合法、长期使用所形成的市场秩序，应当给予真正的尊重与保护。

（二）北京稻香村商标的知名度与禁止权范围

苏州稻香村公司第184905号商标是1983年获得注册，根据我国商标注册制度，商标一旦核准注册即具有专用权，就排斥他人在相同或近似商品上使用近似商标。换言之，在相同或者相似商品上使用其他近似标识不能再通过使用行为产生未注册商标权，否则会侵犯在先注册商标权专用权人的合法权益，严重损害商标注册制度的基本价值。为此，在北京稻香村2003年-2006年、2008年在被许可使用“”商标到期后，北京稻香村继续在被许可使用范围内使用难言合法，不应当产生归属于其的自身的合法商标权益。同时，许可期间产生的商誉归属于许可人也是商标法领域的基本共识。再看北京稻香村商标的使用，其在苏州稻香村商标注册之后在“馅饼、粽子、元宵”等第3007群组商品上申请注册，即使不考虑在先商标知名度导致北京稻香村取得在后的商标权瑕疵性，北京稻香村要能够与在先商标共存，应当有能够与苏州稻香村在先注册商标得以区分的市场，否则会与他人在先申请商标造成混淆。北京稻香村公司要证明自己获得知名度，必须是在“馅饼、粽子、元宵”等第3007群组商品上使用商标取得的，而不能包括使用商标取得的荣誉。但由于北京稻香村将其近似商标使用混同，对外标识、宣传也没有做任何区分，应当自行承担未履行与他人商标近似避让的义务而无法形成受商标法保护的稳定市场秩序的责任。再退一步讲，即使认定的使用，有一定知名度，其范围也不能跨类扩展至“糕点、面包、饼干”第3006群组商品上。这会与在先基础商标的禁止权范围发生冲突、无法区分市场。综上，在苏州稻香村在相同商品上注册近似商标时，是完全可以延续基础商标的商誉，这是合市场公平竞争的要求。而商评委及法院判决限制苏州稻香村的禁用权范围，任意扩大北京稻香村的商标的跨类别禁用权，显然没有公平地划定苏州“稻香村”注册商标在“糕点、面包、饼干”商品上专用权、禁止权的范围及北京“稻香村”在“馅饼、粽子、元宵”商品上专用权、禁止权范围，具体地说是不适当地缩小了前者的保护范围，不适当地扩大了后者的保护范围，从而造成不公平的结果：苏州稻香村无法在基础驰名商标相同商品范围内实现延伸性注册，而北京稻香村不仅能够在其他类别商品上申请注册含有“稻香村”文字的商标，甚至在与苏州稻香村注册商标相同的商品上申请注册与该商标近似的“北京 稻香村”商标也获得注册。

（三）苏州稻香村在“糕点、面包、饼干”能否注册商标？

以上讨论已经很清楚地表明，苏州稻香村基于基础注册商标，在原有范围内申请注册商标，是在相同商品范围内承接已经形成的商誉。即使不考虑基础注册商标被认定为驰名商标的事实，这种延伸注册也不会损害到介入商标北京稻香村在“馅饼、粽子、元宵”商品的使用，更不存在对消费者利益的损害，因为在基础商标原有范围内使用，不存在消费者混淆的基础。如果考虑到基础商标属于驰名商标的事实，即使是跨越该基础注册商标现有核定的商品范围，只要和他人的注册商标商品核定范围不构成类似，也不可能造成消费者混淆。另外，此案中法院认定苏州稻香村注册 商标核定的“糕点、面包、饼干”商品与北京稻香村注册“稻香村”文字商标核定使用的商品“馅饼、粽子、元宵”构成类似也缺乏事实和法律依据。因为如果说两者构成类似商品，由于北京稻香村申请在“馅饼、粽子、元宵”商品上的文字商标“稻香村”明显晚于苏州稻香村在“糕点、面包、饼干”上获得的本案基础注册商标，那么北京稻香村上述商标根本就不应获得注册，否则会违背《商标法》关于在相同或者类似商品上不得申请注册相同或者近似商标的规定。由于两者商标标识本身近似，既然北京稻香村文字商标可以获得注册，就表明两者属于不相类似商品。由于是不相类似商品，苏州稻香村获得注册就具有合法性。否则，对同样的商标，法院就会采取双重标准：北京稻香村文字商标为在“馅饼、粽子、元宵”商品上获得注册，认定其与“糕点、面包、饼干”商品不构成类似商品。该商标注册申请被核准后，却为了阻却他人申请注册涉案商标，又认为两者构成类似商品，这显然也违背了禁反言原则。

三、结论

商标延伸注册是利用了基础商标的商誉，相关公众将在相同或者类似商品上申请注册的延伸商标与基础商标联系在一起，使得后续注册时延续基础商标的知名度具有正当性。在认定延伸商标与介入商标的近似性来判断延伸商标能否获得授权时，应当结合介入商标的商誉形成的法律事实来衡量是否进入其禁用权范围，从而维护诚信的劳动成果和正当的商业秩序，促进市场竞争的良性发展。从苏州稻香村公司申请注册扇形商标“稻香村”异议复审纠纷案来看，苏州稻香村公司在已经注册的具有较高知名度的基础商标的基础上申请注册商标具有正当性和合理性。

 

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